二审法官等同侵权下能否依职权适用禁止反悔原则

中华人民共和国最高人民法院

民事裁定书

（2009）民申字第239号

申请再审人（一审原告、二审上诉人）：沈其衡，男，1952年3月10日出生，汉族，住湖南省长沙市雨花区雨花路163号11栋102房。

委托代理人：李东辉，上海市一平律师事务所律师。

被申请人（一审被告、二审被上诉人）：上海盛懋交通设施工程有限公司，住所地上海市闵行区纪鹤路2号。

法定代表人：刘思金，总经理。

申请再审人沈其衡与被申请人上海盛懋交通设施工程有限公司（简称盛懋公司）侵犯实用新型专利权纠纷一案，上海市高级人民法院于2007年6月4日作出（2007）沪高民三（知）终字第51号民事判决（简称二审判决），已经发生法律效力。2009年1月9日，沈其衡向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。

沈其衡申请再审称：

1、被控侵权产品的技术特征覆盖了涉案专利的全部必要技术特征，落入了涉案专利权的保护范围。申请再审人在无效程序及行政诉讼中并没有作出缩小专利保护范围的书面意见，二审判决以根本不存在的“禁止反悔”否定侵权事实，缺乏事实依据和法律依据。

2、只有在等同侵权判定时，方可以根据专利权人对权利要求进行的限制性陈述适用禁止反悔原则，本案中被控侵权产品的技术特征与涉案专利的必要技术特征完全相同，属于相同侵权而不是等同侵权，二审法院适用禁止反悔原则缺乏法律依据。

3、申请再审人在行政诉讼中对“活动桩设有供锁具插入的孔”所作的陈述，只是为了澄清、解释锁具与活动桩的两种连接关系，没有对独立权利要求进行狭义或狭窄的解释，也没有增加、减少或者变更独立权利要求的必要技术特征。申请再审人的有关解释并没有形成维持专利权有效的条件，对专利权的有效性没有起到作用，因此在本案中不存在适用禁止反悔原则的情形和条件。

4、本案中被申请人没有提供申请再审人在无效程序及专利行政诉讼程序中作出承诺、认可和放弃的任何证据,也没有提出以禁止反悔原则作为抗辩理由的主张,二审法院主动适用禁止反悔原则缺乏法律依据,也对申请再审人不公。请求撤销二审判决,支持申请再审人的一审诉讼请求,判令被申请人承担一、二审的诉讼费用。

被申请人盛懋公司辩称：

1、与涉案专利的权利要求1相比,被控侵权产品中锁具锁定的方式不同,权利要求1是用锁具将两个活动桩的顶端进行锁定,被控侵权产品是将右杆的底端与底座右端进行锁定,被控侵权产品与专利产品有本质不同,不构成侵权。

2、专利权人在专利授权审查程序和无效宣告程序,以及随后的司法审查程序中对有关技术特征进行的说明,是解释权利要求的重要依据。申请再审人在其与案外人的纠纷中,曾在专利无效宣告请求程序以及随后进行的专利行政诉讼程序中对专利产品进行了说明和解释,这些说明和解释应当构成解释权利要求的重要依据。

3、被控侵权产品并未落入涉案专利权的保护范围,不构成侵权,一审法院只是依据申请再审人所做的解释和说明论证一审法院的结论,一审法院并未将禁止反悔原则作为断案的依据。

上海市第一中级人民法院(简称一审法院)审理查明,2000年12月18日,沈其衡向国家知识产权局申请了专利号为00263355.8,名称为“汽车地桩锁”的实用新型专利(简称涉案专利),2001年11月21日被授予专利权,专利权人为沈其衡。涉案专利的权利要求1为:“一种汽车地桩锁,其特征在于:它由底座(1)、芯轴(2)、活动桩(3)和锁具(4)构成,所述底座(1)固定在地面上,所述活动桩(3)通过芯轴(2)与座(1)相连,活动桩设有供锁具(4)插入的孔。”

2006年9月26日,沈其衡起诉至一审法院称,其系涉案专利的专利权人,被申请人生产、销售的汽车车位锁的结构特征覆盖了涉案专利的必要技术特征,落入了涉案专利权的保护范围,被申请人的行为已构成侵权。请求判令盛懋公司停止侵权,赔偿经济损失20万元。

2003年3月19日,案外人川阳公司就涉案专利向专利复审委员会提出无效宣告请求。专利复审委员会于2004年3月22日作出第6101号无效宣告请求审查决定,宣告涉案专利权利要求1无效,在权利要求2、3、4的基础上维持专利权有效。

沈其衡不服该决定,向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼,其在行政起诉状中对涉案专利权利要求1中的四个技术特征做了具体结构描述:“A、底座,参见图1,是一个呈一字形的零件,两端设有孔。B、轴。C、活动桩是一个呈一字形的零件,端部有孔。D、关于锁具的描述:权利要求1记载,活动桩设有供锁具插入的孔。该描述的含义是,锁具不是永久固定在孔中,而是根据使用状态呈现两种连接关系,即锁定时位于活动桩的孔中,打开时,从孔中取出,与活动桩的孔分离。”

2004年11月29日,北京市第一中级人民法院以(2004)一中行初字第754号行政判决撤销第6101号决定,判令专利复审委员会重新就涉案专利作出无效宣告请求审查决定。专利复审委员会不服,向北京市高级人民法院提起上诉。

2005年4月15日,北京市高级人民法院以(2005)高行终字第37号行政判决驳回上诉,维持原判。2006年3月15日,专利复审委员会重新作出第8127号无效宣告请求审查决定(简称第8127号决定),维持涉案专利权有效。

决定认定:“在锁闭地桩锁时,权利要求1的活动桩上所设置的孔可供锁具整体的插入以达到锁闭地桩锁的目的,开启地桩锁时,可将锁具全部取出,活动桩上也无需设置附加的固定装置来固定锁具,因而本专利相对于现有技术具有实质性特点和进步,本领域技术人员在现有技术基础上不能达到本专利权利要求1所述结构的汽车地桩锁,因此权利要求1相对于附件1、2具备创造性。”

一审法院认为,发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。专利权人在专利权授权审查程序、专利权无效宣告审查程序和随后的司法审查程序中对有关技术特征进行的说明,以及专利复审委员会和相应司法审查中法院的认定,也是解释专利权利要求的重要依据。

被控侵权产品系一种汽车地桩锁,该地桩锁的底座固定在地面上,中间有凹槽,底座右端有一固定的锁具,底座左端通过芯轴连接一个“∧”形活动杆,该活动杆左、右杆的上端连接,通过折叠,右杆可以嵌入左杆内,右杆的底端有一通孔,在底座右端锁具锁定的锁舌插入该孔内,使右杆与底座相连,从而构成三角形的装置。

与权利要求1相比,盛懋公司认为被控侵权产品锁具的锁定方式不同,权利要求1是用锁具将两个活动桩的顶端进行锁定,而被控侵权产品是将“∧”形右杆底端与底座右端进行锁定。

关于该技术特征,根据涉案专利的权利要求、北京市第一中级人民法院(2004)一中行初字第754号行政判决和北京市高级人民法院(2005)高行终字第37号行政判决、专利复审委员会作出的第8127号决定等文件,以及专利权人在相应程序中的陈述,权利要求1中记载的“活动桩设有供锁具插入的孔”的含义,是指“锁具不是永久固定在孔中,而是根据使用状态呈现两种连接关系,即锁定时位于活动桩的孔中,打开时,从孔中取出,与活动桩分离。”

而被控侵权产品的锁具是固定在底座上的,在锁具锁定时锁舌插入“∧”形杆上的孔内,使右杆与底座相连。故被控侵权产品的该技术特征与“活动桩设有供锁具插入的孔”是不相同的。

即使上述技术特征等同能够成立,由于沈其衡在向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼的诉状中陈述,“活动桩设有供锁具插入的孔”的含义,是指:“锁具不是永久固定在孔中,而是根据使用状态呈现两种连接关系,即锁定时位于活动桩的孔中,打开时,从孔中取出,与活动桩的孔分离”,沈其衡的该陈述也得到了北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院以及专利复审委员会的确认,从而认为涉案专利权利要求1有新颖性和创造性被维持有效,因此,根据禁止反悔原则,沈其衡亦不能以等同为由主张专利侵权成立。

由于上述技术特征既不相同,也不能主张等同,故被控侵权产品的技术特征未覆盖权利要求1记载的全部技术特征,未落入涉案专利权的保护范围。2007年3月20日,一审法院作出(2006)沪一中民五(知)初字第281号民事判决:沈其衡的诉讼请求不予支持。案件受理费人民币5510元由沈其衡负担。

沈其衡不服一审判决,向上海市高级人民法院(简称二审法院)提出上诉,请求撤销一审判决,支持其一审诉讼请求,由盛懋公司承担一、二审诉讼费用。其上诉理由主要是：

1、一审判决认定被控侵权产品“底端有一固定的锁具”与事实不符,被控侵权产品的锁具并不是“固定”在底座上,而是装在底座右端的通孔中,锁具与锁栓可以在该孔中前、后移动,其锁栓可插入或者退出活动杆的对应孔;被控侵权产品的锁具根本没有所谓的“锁舌”,而是与涉案专利一样,也是由锁头和锁栓一体构成,当锁闭地桩锁时,其锁栓直接插入活动杆的孔中,使活动杆与底座相连,退出时,锁栓从活动杆的孔相分离;被控侵权产品也不存在所谓“∧”形活动杆,一审判决认定“被控侵权产品在锁具锁定时锁舌插入‘∧’形杆上的孔内”明显错误;

2、本案并不存在专利权人“反悔”的情形,一审判决以“禁止反悔原则”为由剥夺专利权人主张等同侵权的权利也无法律依据。

二审法院审理查明，一审判决认定的事实属实，予以确认。

二审法院认为,尽管涉案权利要求1并未经过修改,但根据沈其衡在行政诉讼中的陈述、北京市第一中级人民法院、北京市高级人民法院在相应行政判决中的认定以及专利复审委员会重新作出的8127号决定中的认定,均已经从锁具与活动桩的结构位置关系等方面对“活动桩设有供锁具插入的孔”技术特征进行了限定,因此,对“活动桩设有供锁具插入的孔”技术特征应作相应限制性的解释。

另外,沈其衡在相关程序中的陈述不仅可以在相同侵权判定时用于解释权利要求,以确定是否存在相同侵权,而且还可以在等同侵权判定时根据沈其衡的限制性陈述适用禁止反悔原则,阻止等同侵权的认定。

发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。专利权人在专利权授权审查程序、专利权无效宣告审查程序和随后的司法审查程序中对有关技术特征进行的说明,以及专利复审委员会和相应法院的认定,也是解释专利权利要求的重要依据。

经查,专利复审委员会第8127号决定中记载:“从本专利说明书可以看出,本专利的地桩锁所采用的锁具包括锁头和锁栓,整个锁具并不需要固定安装在地桩锁的其它部件上,锁闭时将锁具插入,开启时将锁具抽出。权利要求1包含有‘活动桩设有供锁具插入的孔’这一技术特征,本专利中涉及两种锁具,一种是在权利要求2、3中限定的包含锁头和锁栓的锁具;一种是在权利要求4中限定的包含挂锁和锁环的锁具。权利要求2、3所进一步限定的是锁头和锁栓为一体的锁具,不需要固定安装在地桩锁的其它部件上。

使用时，活动桩上的孔可供锁具整体插入,然后将地桩锁锁闭,如果将地桩锁开启,由锁头和锁栓组成的锁具会全部从活动桩的孔中整体拨出,开启状态地桩锁不包含锁具的任何一部分,锁头和锁栓是不可分离的,锁具为一整体。……附件1、2中均没有公开‘活动桩设有供锁具插入的孔’这一技术特征,也没有给出这样的技术启示……本领域技术人员在现有技术基础上不能得到本专利权利要求1所述结构的汽车地桩锁,因此权利要求1相对于附件1、2具备专利法第22条第3款所规定的创造性”。由此,专利复审委员会维持涉案专利权有效。被控侵权产品的锁具是固定在底座上的,在锁具锁定时锁舌插入‘∧’形杆上的孔内,使右杆与底座相连,故被控侵权产品的该技术特征与权利要求1中记载的“活动桩设有供锁具插入的孔”不相同,被控侵权产品的技术特征未覆盖权利要求1记载的全部技术特征。

所谓锁栓、锁舌,只是表述的不同而已,所指的是同一部件。被控侵权产品的锁具主要由锁头与锁栓(锁舌)两部分组成,该锁具整体嵌入底座一侧的孔内,固定在底座上。锁定地桩锁时,仅锁栓(锁舌)插入“∧”形杆上一侧的孔内,使其与底座相连。

因此,使用地桩锁时,仅由锁栓(锁舌)作轴向移动,并非整个锁具位置的移动。锁栓(锁舌)仅作轴向移动的事实,并不能否定该锁具固定在底座上的事实。针对沈其衡有关被控侵权产品不存在所谓“∧”形活动杆的上诉理由,二审法院认为,被控侵权产品系由底座和活动杆组成,该活动杆由两截活动臂连接而成,锁定地桩锁时,该两截活动臂弯曲成“∧”形,与底座相连,由锁具将其锁定后构成稳定的三角形装置。

因此,一审判决关于被控侵权产品“在锁具锁定时锁舌插入‘∧’形杆上的孔内”的认定,也无不当。

关于禁止反悔原则,二审法院认为,一审判决的有关表述是:“……即使上述技术特征等同能够成立……,根据禁止反悔原则,原告亦不能以等同为由主张专利侵权成立”,根据上述表述以及一审判决的整体来看,一审判决只是表述了一种假设的存在及其法律后果,并不存在对本案适用等同原则,以及以“禁止反悔原则”来剥夺上诉人有关权利的情况。况且,法院在认定等同侵权时,也应该依职权根据案件事实审查是否适用禁止反悔原则,将等同侵权限定在恰当的范围内。

二审法院于2007年6月4日以(2007)沪高民三(知)终字第51号民事判决驳回上诉,维持原判。二审案件受理费人民币5510元,由上诉人沈其衡负担。

本院经审查查明,二审法院认定的事实基本属实。

本院另查明,被控侵权产品是一种汽车地桩锁,由底座、芯轴、锁具以及左、右两根活动杆组成。底座固定在地面上,锁具固定安装在底座右端的孔中。

左、右活动杆的一端可活动地连接在一起,左活动杆的另一端通过芯轴固定在底座左端,右活动杆的另一端设有一供锁舌插入的孔,当锁具锁定时,锁舌插入右活动杆的孔中,左、右活动杆呈“∧”形被锁定在底座上。左活动杆的杆体上还设有凹槽,转动右活动杆可将右活动杆完全收纳在该槽中,此时左、右活动杆整体呈一字形结构,可以芯轴为中心在底座上转动。

关于涉案专利的锁具,说明书中有如下记载:“本实用新型……采用的锁具为多用途插栓式保险锁或普通挂锁,一旦锁具失灵或钥匙丢失,可以用电钻将锁芯钻开,重新置换一个锁具而不至于引起整个地桩锁的报废,因此,锁具通用性强。同时,为了防止他人偷配钥匙,可随时将锁具调换,提高了地桩锁的可靠性和使用寿命。”

北京市高级人民法院第37号判决中记载:“本专利权利要求1包含有‘活动桩设有供锁具插入的孔’这一技术特征。对于锁具,本专利权利要求2、3、4共涉及两种锁具,一种是在权利要求2、3中限定的包含锁头和锁栓的锁具;一种是在权利要求4中限定的包含挂锁和锁环的锁具。上述锁头和锁栓、挂锁和锁环均是一个不可分割的整体。专利复审委员会在第6101号决定中认为,附件1中的冂形架与本专利的活动桩相对应,但在附件1的冂形架上并没有供锁具插入的孔,其锁具是设置在锁板或者套管上的,而锁板上的孔D也不是放锁具的,而是供锁舌插入的,锁舌不等同于锁具。

本专利由于采用将锁具插入活动桩设定的孔内,不需要其它的固定件将锁具与活动桩或者底座连接;而附件1公开的车位锁需要有紧固件将其固定在冂形架或者套管上。由此可知,附件1的锁具与冂形架或者套管的结构关系同本专利的锁具与活动桩的结构关系是不同的。因此,‘活动桩设有供锁具插入的孔’这一技术特征并未被附件1所公开,本专利权利要求1相对于附件1具有新颖性。”

针对涉案专利权利要求1的创造性,第8127号无效决定中有如下认定:“附件1、2均没有公开‘活动桩设有供锁具插入的孔’这一技术特征,也没有给出这样的技术启示。在锁闭地桩锁时,本专利权利要求1的活动桩上所设置的孔可供锁具整体的插入以达到锁闭地桩锁的目的,开启地桩锁时可将锁具全部取出,活动桩上也无需设置附加的固定装置来固定锁具,因此本专利相对于现有技术具有实质性特点和进步。”

本院认为,根据申请再审人申请再审的理由及其在询问当事人程序中的有关主张以及本案事实,本案焦点在于:1、被控侵权产品是否具有与权利要求1中的“活动桩”相同或者等同的技术特征;2、被控侵权产品是否具有与权利要求1中的“活动桩设有供锁具插入的孔”相同或者等同的技术特征;3、二审法院适用禁止反悔原则是否存在错误。

一、关于被控侵权产品是否具有与权利要求1中的“活动桩”相同或者等同的技术特征

《中华人民共和国专利法》第五十六条第一款规定:“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。”根据涉案专利的说明书及附图,涉案专利中的活动桩为可活动地固定在底座上的一字型零件,申请再审人在专利行政诉讼的起诉状中,亦认为活动桩的具体结构是“一个呈一字型的零件”。

因此,权利要求1中的“活动桩”应当解释为可活动地固定在底座上的一字型零件。被控侵权产品包括两个一字形的活动杆,左活动杆的一端通过芯轴可转动地固定在底座上,右活动杆虽然没有直接连接在底座上,而是与左活动杆的另一端活动连接,但是转动右活动杆可将其完全纳入左活动杆的凹槽中,此时左、右活动杆整体呈一字形,并可以芯轴为中心在底座上转动。被控侵权产品中的左、右活动杆均为可活动地固定在底座上的一字形零件,与权利要求1中的“活动桩”属于相同的技术特征。

二、被控侵权产品是否具有与权利要求1中的“活动桩设有供锁具插入的孔”相同或者等同的技术特征

根据第37号行政判决以及第8127号决定中有关涉案专利新颖性、创造性的认定,涉案专利与现有技术的区别在于,涉案专利的锁具在锁定时是整体插入到活动桩上的孔中,开启时整体从活动桩上的孔中拔出,不需要其他的紧固件将锁具与活动桩或者底座连接;而现有技术仅有锁舌插入锁板上设置的孔中,并且需要有紧固件将车位锁固定。

由于存在上述区别,第8127号决定认定现有技术没有公开权利要求1中的“活动桩设有供锁具插入的孔”,也没有给出这样的技术启示,因此,涉案专利相对于现有技术具有新颖性和创造性,涉案专利权被维持有效。

结合涉案专利相对于现有技术的上述区别以及申请再审人在专利行政诉讼程序中对权利要求所做的解释,权利要求1中的“活动桩设有供锁具插入的孔”应当解释为:地桩锁的锁具不是永久固定在活动桩的孔中,锁具锁定时,锁具整体位于活动桩上的孔中,锁具开启时,可将锁具从活动桩的孔中整体取出。

涉案专利由于将锁具整体插入或者取出,使得锁具独立于活动桩以及底座,具有不需要其他紧固件将锁具与活动桩或者底座连接,易于更换锁具的技术效果。将被控侵权产品与权利要求1相比较,被控侵权产品的右活动杆上虽同样设有孔,但在锁具锁定时,仅锁具的锁舌伸入右活动杆上的孔中,锁具开启时,也只有锁舌从孔中退出,无论在开启还是锁定时,被控侵权产品的锁具始终固定在底座上。

虽然被控侵权产品与涉案专利均实现了将活动桩(杆)固定在底座上的功能,但是,被控侵权产品中活动杆上的孔不能供锁具整体插入或取出,并且被控侵权产品中锁具被固定在底座上,也无法实现易于更换锁具的有益效果,因此,被控侵权产品与涉案专利采取的技术手段具有实质性的区别,被控侵权产品不具有与权利要求1中的“活动桩设有供锁具插入的孔”相同或等同的技术特征,没有落入涉案专利权的保护范围。

三、关于二审法院适用禁止反悔原则是否存在错误

禁止反悔原则是对认定等同侵权的限制。现行法律以及司法解释对人民法院是否可以主动适用等同原则未作规定,为了维持专利权人与被控侵权人以及社会公众之间的利益平衡,亦不应对人民法院主动适用禁止反悔原则予以限制。

因此,在认定是否构成等同侵权时,即使被控侵权人没有主张适用禁止反悔原则,人民法院也可以根据业已查明的事实,通过适用禁止反悔原则对等同范围予以必要的限制,以合理地确定专利权的保护范围。因此,二审法院对禁止反悔原则的适用并无不当。

综上所述,二审判决虽有部分事实认定不当,但判决结果正确,应予维持。申请再审人沈其衡的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条规定的情形。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十一条第一款的规定,裁定如下:

驳回沈其衡的再审申请。

审判长 王永昌

代理审判员 李剑

代理审判员 罗霞

二OO九年十二月十五日