商标平行进口侵权判定理论与实务要点
商标平行进口侵权判定理论与实务要点
一、引言
虽然全球仍处在疫情阴影的笼罩之下，但在刚刚过去的双十二、双旦战场上“全民海淘”的盛况仍然火力不减，跨境业务俨然成为各大电商巨头争夺的焦点。跨境电商本质上是商品的跨境流通交易，其必然触及到商品的平行进口问题。
商标产品平行进口又被称为“灰色市场”，是指同一个商标在两个或两个以上的国家同时受到保护，一国进口商未经本国商标权所有人或独占被许可人的同意，将其通过合法渠道从他国获得的产品进口至该国并销售的行为。
由于平行进口产品的价格低廉，对进口国国内商标权权利人在国内销售产品造成较大的冲击，从而引发是否允许平行进口的讨论，从法学的角度方面考虑，其涉及的根本因素是由于知识产权权利用尽原则与地域性原则的冲突。而目前我国尚欠缺明确的相关立法，只能通过法院的个案判决窥见我国在时代发展中对平行进口的政策变化。
深圳中院知识产权庭副庭长祝建军认为“商标平行进口合法与否，取决于国家的法律政策和贸易政策，一方面应允许商标平行进口，以促进商品的自由流通，给消费者以更多选择的机会；另一方面，还必须设定商标平行进口的限制条件。”这里的“限制条件”包括：禁止市场混淆行为、禁止利用平行进口毁损商标信誉的行为、禁止搭便车行为，这也是这些年来法院判决商标侵权的重要参考因素。
笔者认为，要想使一个平行进口行为合乎我国规范、规避以上的“限制条件”，那么在最重要的就是要满足进口商品及商品上标注的商标与本国商标权人销售的商品及其商标必须均来源于同一商标权人。此处引人关注的问题有两个，第一，我们在认定合理的指示性使用时应如何考量商品及标识的同一性；第二，“同一商标权人”的认定同样非常重要且尚无统一的认定标准。
本文将通过解说典型案例，拟对商品平行进口之商品、标识及其商标权利人的同一性问题做初步探析。
二、商品的同一性
为防止相关公众的混淆误认，平行进口的商品必须与商标权人在市场上销售的商品具有同一性，商品的同一性并非单纯地指进口商未对进口商品进行任何外观形式上的改变，而是要保证商标权利人商品质量的同一性和原产性，其表现形式多而具体，如不可重新包装、添附等，那么，该如何界定商品是否保持了同一性呢？
法院对于这类案件并没有做到相似案件相似处理，做出判决的法律依据和法律推理也不尽统一与协调。这便需要我们通过案例进行梳理。有时候进口商自制的一层包装盒就对商品的同一性产生了重要的改变，直接导致了被告被认定为商标侵权；也有时候进口商品虽然保证了进口商品的原产性，且没有对商品做任何人为的改动，却因正品未经我国强制认证、危害公众利益而被直接判为商标侵权等等，凡此种种变化，我们只有研读判例方能体会法官的审判思路。
案例1.进口商品虽为正品但更换包装并分装的构成商标侵权
——不二家（杭州）食品有限公司与钱海良、浙江淘宝网络有限公司侵害商标权纠纷案
在本案中，虽然被告一钱海良分装、销售的三种规格的涉案产品中的糖果本身系来源于不二家公司，且其使用的三种规格的外包装上也附着了与涉案商标相同或相近似的标识，从相关公众的角度来看，并未产生商品来源混淆的直接后果，但是商品的外包装除了发挥保护与盛载商品的基本功能外，还发挥着美化商品、宣传商品、提升商品价值等重要功能，而钱海良未经不二家公司许可擅自将不二家公司的商品分装到不同包装盒，且该些包装盒与不二家公司对包装盒的要求有明显差异，因此，钱海良的分装行为不仅不能达到美化商品、提升商品价值的作用，反而会降低相关公众对涉案商标所指向的商品信誉，从而损害涉案商标的信誉承载功能，属于《中华人民共和国商标法》第五十七条第（七）项之规定的“给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为”，构成商标侵权。
据此，余杭区法院认为：“商标具有识别商品来源的基本功能，也具有质量保障、信誉承载等衍生功能。商标的功能是商标赖以存在的基础，对于商标的侵权足以达到损害其功能的程度的，不论是否具有市场混淆的后果，均可以直接认定构成商标侵权行为。”
如该案所示，平行进口的商品都是正宗产品，不存在假冒伪劣的情况，但是即使如此，加工包装或添附了新物等大幅改变原商品外观的行为也是不被允许的。因此，为了规避该风险，平行进口商应当在进口商品上醒目地标示出该商品的原产地、制造商、经销商等区别性字样，这样的平行进口才是合法合规的销售行为。
案例2.进口商品虽为正品但未经强制认证的构成商标侵权
——米其林集团总公司与谈国强、欧灿侵犯商标专用权纠纷案
在本案中，法院认为：“轮胎属于关乎公共安全的重要商品，从境外购进的轮胎必须满足我国的质量认证要求。……对于我国必须强制认证的轮胎产品，标注了‘MICHELIN’系列商标却无3C标志的轮胎流入市场，会损害原告商标在中国境内的声誉，原告作为商标权人可对此进行维权。商标是区分商品不同来源的标志，具有保证商品质量和表明商品提供者信誉的作用。对于上述功能和作用的损害，即构成商标侵权。”
尽管本案的原告承认被控侵权产品是由其日本工厂生产，产品上标注的“MICHELIN”系列商标也是在日本标注，这完全证明了涉案商品在进口过程中未经加工添附等改动，但该产品未经国内质量认证即在中国境内销售已属违法，且可能存在性能和安全隐患，从该角度看，被告破坏了原告商标保证商品质量和商品提供者信誉的作用，对原告注册商标专用权已造成实际损害，两被告的销售行为属于侵犯原告注册商标专用权的行为。
米其林案涉及的是平行进口产品需要符合国内的质量强制认证标准，该判决的隐含价值观是不带3C强制认证的轮胎类商品不可以在中国市场流通，加之商标权利人尚未同意该轮胎在中国市场内销售，那么在这两个前提下，平行进口“MICHELIN”商标下未经3C认证的轮胎就构成商标侵权。由此可知，平行进口商在进口商品时需特别注意进出口两国对该类产品出台的质量标准等规范性文件的差异性，如欠缺相关的认证手续需及时补办或另行解决，避免再次陷入该案例中因商品未满足进口国质量认证标准而导致的侵权诉讼风险。
案例3.因生产商的原因导致进口商品与本国商品品质不一的不构成商标侵权
——大王制纸株式会社、大王（南通）生活用品有限公司与杭州梦葆科技有限公司
侵害商标权纠纷案
关于梦葆公司的平行进口行为是否构成商标侵权，二审法院认为应当考虑平行进口行为是否损害了商标识别商品及服务来源、保证商品及服务的品质以及广告宣传的功能。首先，梦葆公司未对平行进口的大王婴儿纸尿裤重新包装亦未对商标标识进行改变，商品、商标标识与大王株式会社在日本国内销售的婴儿纸尿裤具有同一性，因此其行为并未损害大王株式会社商标标识来源的功能。其次，产品存在差异是生产者根据市场的需求所采取的细分市场的营销手段，这种营销手段对应的是不同消费习惯与消费层次的消费者，因而相关公众对商标信誉的评价，存在于各个等级、不同销售市场的产品上，不能认为不同销售市场上的产品就会损害其商标信誉。
如上述法院认定的事实可见，梦葆公司对平行进口的纸尿裤保证了商品的原产性，并且未对商品进行任何人为改动，即使原告主张“进口商品与中国境内的商品在回渗率指标上存在显著差异，该差异是大王株式会社对在日本生产产品限定区域销售与商标权保留的主要原因”也不能够改变进口商保证了商品原产性的事实，在不同国境内生产的产品质量有所差异也应当是生产商的问题，而非进口商应当承担的责任。故而被告的平行进口行为并未损害原告商标的指示、品质保证等功能，不构成商标侵权。
三、商标权人的同一性
本文的“商标权人的同一性”特指除了商标许可使用关系之外，出口国的商标权人与进口国（本国）商标权人在资产、股份上的同源或关联关系。出口国和进口国（销售国）的注册商标权人可能会因各类关联关系（如母子公司、投资控股关系等）、授权协议而产生主体的细微差异，在此种情况下，是否会因为主体的差异性而影响平行进口行为构成商标侵权的判决结果呢？下面就一起非典型商标平行进口案例对此问题进行探讨。
案例4.商品提供者与国内商标权人并非同一主体或并不存在许可等法律关系的构成商标侵权
——上海禧贝文化传播有限公司与北京背篓科技有限公司侵害商标权纠纷案
在该案中，原告上海禧贝公司认可其与被告北京背篓科技有限公司双方所销售的商品属于同源商品，均为美国Nurture，Inc.公司所生产。但是法院的观点认为：“商标权具有地域性，在中国境内，HAPPYBELLIES商标的专用权人为上海禧贝公司，未经上海禧贝公司许可在相同或者类似商品上使用上述商标构成商标侵权行为。北京背篓公司所销售的米粉商品与上海禧贝公司HAPPYBELLIES注册商标核定使用的商品相同，该商品上使用HAPPYBELLIES商标未经上海禧贝公司授权，属于侵权商品；同样，北京背篓公司销售的商品上使用的标识与上海禧贝公司的注册商标在图案、线条上无显著差别，两商标构成近似商标，两商标使用的商品相同，容易造成消费者混淆，且北京背篓公司在中国境内销售的使用的标识的商品未获得上海禧贝公司授权，亦属于侵权商品。在所售商品属侵权商品的前提下，北京背篓公司的行为系销售侵犯注册商标专用权的商品的行为，亦构成对上海禧贝公司注册商标专用权的侵犯，北京背篓公司应当承担停止侵权的法律责任。”
由此可知，对于商品提供者与国内商标权人并非同一主体或存在许可等法律关系的案件，商标权具有地域性是解决该类案件的基本原则。若中国的商标权人与国外商标权人不系同一人，则进口商在中国未经许可的销售行为构成商标侵权。
案例5.商品提供者与国内商标权人为母子公司关系的不构成商标侵权
——维多利亚的秘密商店品牌管理有限公司与上海锦天服饰有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案
本案法院查明：“原告维多利亚的秘密公司是一家注册于美国的公司，原告是案外人Intimate Brands Holding，LLC的全资子公司，Intimate Brands Holding，LLC是案外人Intimate Brands，Inc的全资子公司，Intimate Brands，Inc.是LBI公司的全资子公司。另，LBI公司旗下还有一家全资子公司维多利亚的秘密商店有限公司（Victoria’s Secret Stores LLC）（以下简称VSSLLC公司）。原告负责LBI公司旗下包括涉案注册商标在内的所有“VICTORIA’S SECRET”（维多利亚的秘密）品牌商标的注册、使用、管理和保护，是上述商标的所有权人，LBI公司和其他全资子公司经原告许可使用包括涉案注册商标在内的“VICTORIA’S SECRET”（维多利亚的秘密）商标。”
如上所述，原告与国外的商品制造商是母子公司，双方之间存在全资设立的关联关系，在使用和管理商标权时对外是由一个主体即本案原告控制的，因此，本案中两个国家境内的商标权人毫无疑问具有同一性，这使得该案的性质属于商标平行进口纠纷案。另一方面，作为买家的被告所销售的被控侵权商品来源于原告的母公司LBI公司，我们可以理解为母公司与被告为购销关系，双方在《库存出售协议》及授权书中存在转售行为的限制约定，即被告只能在自营店内零售相关商品，而不能向其他未经授权的零售商批发销售。因此被告虽有超出授权范围销售的违约行为，但该行为本身不会造成相关公众的混淆，不构成侵害商标专用权，而是合同法上的违约行为，也因此该案并非典型性的商标平行进口案件。
案例6.商品提供者与国内商标权人为间接持股关系并因持股较少（15%）而未形成实质控制关系的构成商标侵权且不属于平行进口
——斐乐体育有限公司与吕艳侵害商标权纠纷一案
本案中商品提供者与国内商标权人的关联关系较为复杂，且听法院的法官是如何梳理的：“关于案外人韩国斐乐公司与涉案商标权利人之间的关系。通过已查明的事实可知，涉案商标权利人为案外人满景IP公司，韩国斐乐公司通过其全资公司案外人斐乐卢森堡公司间接持有满景IP公司的15%股份，案外人安踏公司间接持有满景IP公司的85%股份，而安踏公司与韩国斐乐公司并不存在股权控制等实质关系，说明满景IP公司实际由安踏公司控股而非韩国斐乐公司控股。……公告中亦说明了韩国斐乐公司、斐乐卢森堡公司及它们的最终利益拥有者独立于安踏公司或其关联人士。……安踏公司在公告中介绍韩国斐乐公司与斐乐卢森堡公司时，亦强调斐乐卢森堡公司是斐乐品牌标商及其他相关知识产权的全球权利拥有者及持有者（Fila中国商标除外），也说明Fila中国商标并非由斐乐卢森堡公司或韩国斐乐公司控制。……安踏公司与韩国斐乐公司也不存在股权关系或其他实质控制关系，双方系独立的利益实体。”
为了更加简明快速地理解法院查明的关联关系内容，笔者用如下关系图的方式进行总结：
法院最后采纳了原告的相关证据，认为：“Fila在中国的商标权利与Fila在其他国家的权利已然分属不同主体，虽然双方基于利益考量仍然存在经济上的合作，但不因此否定商标权利及由此产生的商标利益归属于不同主体的事实。被告吕艳关于涉案商标系同一权利人基于全球商业布局的安排而注册于不同公司名下的抗辩意见不能成立。韩国斐乐公司基于韩国的权利而在韩国投放的斐乐产品进入中国市场，不能构成满景IP公司或斐乐公司涉案商标权利的用尽，不属于平行进口。”
四、总结
在商标平行进口的案件中，判断平行进口是否会损害商标所承载的信誉时，主要考察对象是为平行进口商是否改变了商标权利人商品质量的同一性。若平行进口商保证了进口商品的原产性，没有对商品做任何人为的改动，（例如对进口商品进行重新包装、分包装，再如未经授权对进口商品进行加贴含中文商标的标签和磨码行为。）那么就不应认为平行进口商改变了商标权利人商品的质量。因为在这样的情形下，商品的质量始终处于商标权利人自身所设置的管控条件下，商标的品质保证功能并未受到影响，商标所承载的信誉亦没有受到损害。
最后，判断出口国和进口国（销售国）注册商标权人的同一性对于案件性质的判定也非常重要，如果进口国商标权人为第三方，则进口商的行为并不构成平行进口，而可能涉及进口假冒注册商标的商品。另外，如双方出现持股关系，则需要仔细判断持股份额是否达到了实质控制人的程度，只有当出口国与进口国的商标权利人的实质控制人同为一个主体才能认定案件性质属于平行进口案件。在此，笔者建议参照《公司法》第二百一十六条第二款关于“控股股东”的规定来界定，即投资（出资额或持有的股份）比例超过50%的；或者虽然没有超过50%，但是依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的；或者属于非前两者但通过协议实施控制的。
编辑 | 袁之慧（y2013727）
