外观专利申请保护的10大铁律

外观设计是指产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适用于工业应用的新设计。在多数情况下外观设计的科技含量较发明和实用新型低,因此在专利申请布局时,外观设计常被视为发明与实用新型的附带物(反正都申请了这么多发明和实用新型,外观设计申请也不贵,顺便做一个)。但事实上,外观设计专利是对工业设计方案的保护,提供了与发明和实用新型不一样的保护角度。在后期维权阶段,对于购买取证不便的产品,外观设计专利侵权判定直观方便,相较于发明和实用新型反而更具优势(发明与实用新型往往涉及内部结构,在不拆解的情况下难以进行侵权判定)。因此,外观设计不应当被认为是仅需要拍摄六视图和立体图的“低技术含量”专利而轻率对待,否则后期可能追悔莫及……外观设计申请有何注意事项,笔者认为需要把握以下10项外观设计申请铁律。


一、相似外观,合案申请

相似的外观设计,最好合案申请。多个相似的设计在一个授权专利中受到的保护力度,与这些设计分案申请授权后获得的保护力度相同。将相似的外观设计分案申请,在审查阶段可能会收到审查员发出的审查意见通知书,认为这些外观设计属于同样的外观设计,要求专利申请人只能提交其中一件专利申请,否则这两件专利申请都将被驳回,这将导致申请人的其中一个设计方案失去了申请授权的可能。若侥幸授权,专利权人开始诉讼维权,但因为专利在符合单一性的情况下,未进行合案申请,可能在无效程序中因属于同样的发明创造而导致部分外观设计专利权被无效,最终败诉,给专利权人会造成损失。与此相对,将相似的外观设计合案申请,在审查阶段可能会收到审查员发出的审查意见通知书,认为这些外观设计不符合单一性的规定,此时再进行分案申请能够保障所有设计方案的授权可能性。


二、升级换代,拉开距离

许多知识产权意识强的申请人每次产品升级换代都会申请外观设计专利,但产品升级换代并不是必然需要提交新申请的,若新产品与原专利外观差距较小,仍在原专利权的保护范围中,则无需提交新申请。提交新申请可能由于缺少创新点无法授权,侥幸授权,维权阶段可能由于与原专利相比不具有区别被他人轻易无效,导致败诉。

若产品的升级换代仅在于某一部件的外形发生了改变,可以将这一部件申请外观设计专利。更改的部件在产品中占的比例较小,其外形的变化可能不足以使新产品与原专利产生区别,但作为单独部件,其外形的变化足以与现有设计产生区别,就能获得授权。


三、部件申请,优于整体

若专利产品由多个部件组装而成的,在申请人预算允许的情况下,将整机拆分成具备授权前景的多个部件,分别申请外观设计专利。参照上一条,产品被拆分成部件后申请外观设计专利,在部件升级换代的情况下,可以对更新的部件单独申请专利,能在产品更新的过程中提供更全面的保护。仅申请产品整机的外观设计,若他人仿制产品的部分部件,让消费者自行购买其他部分组装,不整机出售,这种情况下,整机专利无法为专利权人提供有效的保护。

此外,组装产品的部件往往时可以被替换,整体专利易被规避。


四、找创新点,最小单元

申请人提供的一个产品,可能包含多个创新点,为了节约成本,申请人可能将产品整体作为一个专利申请。由于存在多个创新点,专利易被规避。在有多个创新点的产品设计方案中,提取创新点,每个创新点申请一个专利,形成多重专利布局。


五、设计要点,尽量简写

一个设计要点写着“形状、色彩和图案”的专利,几乎等同于写着“我只是想要这个外观设计能被授权,并没有维权的打算”。设计要点写的越多,专利保护范围越小,越容易被规避。


六、形状创新,申请形状

若产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合均有创新,将产品在形状上的创新单独申请外观设计专利。对产品的颜色和图案做出改变普遍非常简单,但色彩与图案的改变对产品的外观会产生较大影响,申请不具有色彩和图案的形状外观设计专利,能争取到更大的专利权保护范围。


七、若无必要,不要色彩

在能授权的前提下,在外观设计说明书中不要请求保护色彩。部分申请人认为,请求保护色彩能使专利与自己的产品更接近,误以为这样能够更好的保护自己的产品市场。事实上,请求保护色彩后,他人可能仅需改变产品颜色就能规避专利。


八、产品未动,外观先行

产品对外宣传投向市场前,就应当申请专利,否则可能由于自己的在先销售,导致专利成为现有技术,最终被无效或由于现有技术抗辩成立导致诉讼败诉。诉讼咨询阶段,专利权人拿着涉嫌侵权产品和专利证书问胜率时,我们的第一个问题往往是:专利申请日前有没有对外展览销售过?这一问题对外观设计专利尤为致命。发明和实用新型普遍涉及内部结构,如果侵权人不是有意保留证据,现有技术举证比较困难,但外观设计专利往往调取网页图片记录(如淘宝的销售记录)就可以看到在先销售产品的外形。


九、外观版权,交叉申请

产品的外形可以进行版权登记也能申请外观设计专利的情况下,申请人认为产品已通过版权登记获得了保护(因为版权登记费用普遍低于外观设计专利申请),就没有必要再申请外观设计专利了。但外观设计专利的保护力度和赔偿力度比版权大,仅通过版权维权,获得的赔偿费用可能低于侵权人获得的利润,导致侵权人铤而走险继续侵权,或赔偿额不足以平衡权利人的维权支出(时间、金钱、精力),打击权利人的维权积极性,放弃维权,最终丧失市场。仅有版权,可能无法有力地保护权利人的市场。在条件允许的情况下,建议同时申请外观设计专利和版权登记。


十、专业的事,找专业人

相较于发明和实用新型,外观设计专利申请的技术含量较低,申请人自己拍照提交,可能也能获得授权。但授权不应是专利的最终目的,为专利权人提供切实有效的保护才是其意义所在。尤其是创新点的提取,需要专业专利代理机构丰富的经验

作为一名知识产权从业者,看到具有价值的、富有美感的原创工业设计由于申请阶段为了省下几千元的代理费,专利申请布局或内容不当,被轻易规避、丧失市场、专利权被无效,心中不无遗憾……

2020.8.4

作者:王梨华  浙江杭知桥律师事务所

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